Versata Development Group, Inc. против SAP America, Inc. - Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.

Versata Dev. Group, Inc. против SAP Am., Inc.
Печать Апелляционного суда США по федеральному округу.svg
СудАпелляционный суд Федерального округа США
Полное название делаVersata Development Group, Inc. против Sap America, Inc., Sap Ag, заместитель министра торговли по интеллектуальной собственности, директор Управления США по патентам и товарным знакам, Intervenor
Решил9 июля 2015
Цитирование (и)793 F.3d 1306; Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802; 115 U.S.P.Q.2d 1681
Держа
(1) Федеральный округ может рассматривать вопросы, решенные Советом по патентным испытаниям и апелляциям (PTAB), для определения окончательных достоинств; (2) заявленное изобретение было защищенным патентом на бизнес-метод согласно § 18; (3) утверждены претензионные конструкции PTAB; (4) 35 U.S.C. § 101 применяется при рассмотрении согласно § 18; и (5) рассматриваемые патентные притязания были признаны недействительными согласно § 101.
Применяемые законы
Паб. L. No. 112-29, § 18, 125 Stat. 284, 329-331 (2011).

Versata Development Group, Inc. против SAP America, Inc., 793 F.3d 1306 (Федеральный округ, 2015 г.),[1] решение от июля 2015 г. Федеральный округ подтверждая окончательный порядок Совет по патентным испытаниям и апелляциям (PTAB), недавно созданный судебный орган Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO), признав недействительными в качестве патента неприемлемые претензии по Versata с Патент США № 6,553,350.[2] (патент '350). Это был первый случай рассмотрения Федеральным округом окончательного постановления в Покрытый бизнес-метод (CBM) процедура признания недействительной в соответствии с Закон об изобретениях Америки (AIA).[3] Дело создало важный прецедент, решив несколько неурегулированных вопросов в интерпретации положений Соглашения о мерах по укреплению доверия>,[4] в том числе, что такое патенты на бизнес-методы в соответствии с AIA, и разрешает ли AIA PTO признавать такие патенты недействительными в процедурах CBM на том основании, что они не соответствуют требованиям согласно 35 USC. § 101 как «абстрактные идеи».

Фон

Патент

Согласно Технические характеристики патента Versata, патент основан на существовавшей ранее иерархической парадигме ВОЗ / ЧТО для структурирования данных о ценах. Система Versata организует различные таблицы цен и таблицы корректировки цен, а также различные продукты и закупочные организации в зависимости от того, «кто» (то есть какая закупочная организация) покупает «что» (то есть какой продукт). Система объединяет различные закупочные организации и продукты в иерархические таблицы, содержащие организационные группы и группы продуктов.[5]

Различные корректировки цен (например, оптовые скидки) могут быть указаны для каждого уровня организационных групп и иерархий групп продуктов. Корректировки цен для конкретной закупочной организации определяются путем извлечения корректировок цен для этой конкретной закупочной организации, а также корректировок цен для организационных групп выше конкретной закупочной организации в иерархии организационных групп. Аналогичным образом, корректировки цен для конкретного продукта определяются путем извлечения корректировок цен для этого конкретного продукта, а также корректировок цен для групп продуктов выше определенного продукта в иерархии групп продуктов.[6]

Система использует несколько критериев для сортировки и организации различных корректировок цен, применимых к конкретному продукту, предлагаемому определенной группе закупок. После завершения сортировки ценовые корректировки применяются последовательно, чтобы прийти к окончательной цене, по которой конкретный продукт может быть продан конкретной закупочной организации. Согласно описанию патента, предыдущие сопоставимые системы требовали универсального компьютера, но это изобретение позволяет использовать портативный компьютер.[7] Патент утверждает:

Изобретение преодолевает трудности предшествующего уровня техники в хранении, обслуживании и извлечении больших объемов данных, необходимых для применения корректировок ценообразования для определения цен на различные продукты. Благодаря способу и устройству изобретения цены на большое количество продуктов могут определяться портативным компьютером, и потребность в использовании мэйнфрейма в соответствии с предшествующим уровнем техники устраняется.[8]

Система Versata основывает правила ценообразования на характеристиках каждой организационной группы, а не на основе правил для каждого клиента. Путем размещения клиентов и продуктов в иерархической организации, заявляется в патенте, общий объем данных уменьшается, поскольку одна и та же запись данных применима и используется для нескольких клиентов (тех, которые подходят для определенного слот в организации данных).[9]

На рисунке 4A патента ниже показан пример организации организационной группы согласно патенту.

Иерархическая структура Versata для цен и организаций

Таким образом, согласно патенту:

Другими словами, изобретение обеспечивает гибкость в формулировании желаемой системы ценообразования, уменьшая при этом потребность в хранении, обслуживании и извлечении огромных объемов данных в предшествующем уровне техники.[10]

Слушания в USPTO

Дело началось, когда SAP America, Inc. (вместе со своей немецкой материнской корпорацией SAP AG ) подал петицию в ВПТЗ США в рамках AIA с просьбой, чтобы ВПТЗ США провело проверку действительности определенных пунктов патента '350. Versata Development Group, Inc. (Versata) владеет патентом '350 и ранее подавала в суд на SAP за нарушение патента. В своей петиции в ВПТЗ США SAP утверждала, что патент был защищенным патентом бизнес-метода.

Патенты на защищенные бизнес-методы регулируются особыми положениями § 18 AIA, который устанавливает отдельно обозначенную восьмилетнюю программу, в рамках которой USPTO проводит процедуры проверки после выдачи патента (т. Е. После выдачи патента) относительно действительности защищенного бизнес-метода. патенты.[11] Специальная программа, предусмотренная в § 18, доступна только для «защищенных патентов на бизнес-методы», как этот термин определен в AIA.[12]

В ходе разбирательства было установлено, что требования 17 и 26–29 недействительны. В пункте 17 формулы изобретения изложен «способ определения цены продукта, предлагаемого закупочной организации», включающий определенные этапы. В п. 26 изложен «машиночитаемый носитель данных, содержащий: компьютерные инструкции для реализации способа по п. 17». В п. 27 излагается «реализуемый компьютером способ определения цены продукта, предлагаемого закупочной организации», включающий определенные этапы. В п. 28 перечисляется «машиночитаемый носитель информации, содержащий: компьютерные инструкции для реализации способа по п. 27». В пункте 29 изложено «устройство для определения цены продукта, предлагаемого закупочной организации», содержащее определенные ограничения.[13]

Согласно Федеральному округу, претензия 17 является представительной. Это обеспечивает:

Способ определения цены продукта, предлагаемого закупочной организации, включающий:

упорядочивание иерархии организационных групп, содержащих множество ветвей, так что организационная группа ниже более высокой организационной группы в каждой из ветвей является подмножеством более высокой организационной группы;

упорядочивание иерархии групп продуктов, содержащих множество ветвей, так что группа продуктов ниже группы продуктов более высокого уровня в каждой из ветвей в подмножестве группы продуктов более высокого уровня; хранение информации о ценах в источнике данных, при этом информация о ценах связана с

(i) тип ценообразования,
(ii) организационные группы, и
(iii) товарные группы;

получение информации о применимых ценах, соответствующей продукту, закупочной организации, каждой группе продуктов выше группы продуктов в каждой ветви иерархии групп продуктов, членом которой является продукт, и каждой организационной группе выше закупочной организации в каждой ветви иерархия организационных групп, членом которых является закупочная организация;

сортировка информации о ценах по типам ценообразования, продукту, закупочной организации, иерархии групп продуктов и иерархии организационных групп;

исключение любой менее строгой информации о ценах; и определение цены продукта с использованием отсортированной информации о ценах.[14]

Предварительный судебный процесс

20 апреля 2007 года Versata (вместе со связанными компаниями Versata Software, Inc. и Versata Computer Industry Solutions, Inc.) подала в суд на SAP за нарушение патента 350 в Окружном суде США Восточного округа Техаса. После суда присяжные признали нарушение и присудили компенсацию.[15] Окружной суд оставил в силе приговор о нарушении прав, но отменил другие постановления и потребовал нового судебного разбирательства о возмещении ущерба. Затем жюри присудило компенсацию за упущенную выгоду и разумные гонорары. Районный суд оставил эти награды без изменения. SAP подала апелляцию в Федеральный округ, который оставил в силе вердикт присяжных о нарушении прав и компенсацию ущерба, но отменил как чрезмерно общий запрет, введенный окружным судом.[16]

В то время как все это происходило, SAP в сентябре 2012 года обратилась в ВПТЗ США с ходатайством о проведении проверки закрытого бизнес-метода патента Versata 350. ВПТЗ США удовлетворило ходатайство SAP и инициировало рассмотрение закрытого бизнес-метода патента '350. В соответствии с установленным законом стандартом проведения проверки, PTAB определил, что претензии 17 и 26–29 «скорее всего, чем патентоспособные». По соглашению сторон рассмотрение CBM было ограничено ускоренным рассмотрением согласно § 101. В июне 2013 года PTAB вынес свое окончательное письменное решение, аннулировав претензии 17 и 26–29 как непатентованные в соответствии с § 101. Затем дело было передано в Федеральный округ.[17]

Пока PTAB проводил проверку CBM, Versata подала иск против USPTO в Окружной суд США Восточного округа Вирджинии, стремясь отменить решение PTAB о возбуждении проверки CBM. SAP подала ходатайство о вмешательстве, которое районный суд удовлетворил. В августе 2013 года районный суд удовлетворил ходатайства о прекращении дела. Окружной суд постановил, что у него отсутствует юрисдикция по предмету, "потому что четкий язык AIA, подробная структура и схема административного и судебного надзора, законодательная цель и характер административных действий свидетельствуют о явном намерении Конгресса исключить юрисдикцию по предмету дела в отношении решения PTAB о возбудить процедуру повторной экспертизы патента [sic] ". [18] Versata обжаловала решение окружного суда в Федеральном округе.

Постановление Федерального округа

Предварительные вопросы

Суд начал с рассмотрения предварительных вопросов, таких как юрисдикция для слушания дела. Суд заявил, что эти вопросы «могут иметь решающее влияние на исход дела независимо от его существа». [19]

Наличие судебного контроля

Первоначальное решение о проведении проверки в ответ на петицию является первым шагом в процессе проверки после выдачи гранта. После того, как проверка начата, она переходит к испытанию в PTAB и завершается окончательным письменным решением PTAB. Это окончательное решение может быть обжаловано в Федеральном округе. Вопрос о том, имел ли PTAB право инициировать пересмотр CBM, не рассматривался в суде, потому что «статут прямо предписывает, что мы не можем» решать этот вопрос.[20]

Однако суд определил, что он имел полномочия в настоящей апелляции на окончательное решение PTAB о признании недействительным патента Versata в соответствии с § 18, который является органом, ограниченным патентами CBM, юрисдикцией для определения того, допустило ли USPTO ошибку при возбуждении дела CBM. В своей апелляции «Versata утверждает, что признание недействительным должно быть отменено, поскольку это выходит за рамки полномочий § 18, потому что патент« 350 на самом деле не является патентом CBM в соответствии с законом, если его правильно понимать, и поэтому он находится вне полномочий PTAB по признанию недействительности в соответствии с § 18 ».[21] Далее суд пояснил:

Чтобы определить этот вопрос о возможности пересмотра, необходимо ответить на два связанных вопроса: во-первых, разрешает ли § 324 (e) запрет на судебный пересмотр судебного пересмотра, когда он проводится в отношении окончательного письменного решения, соблюдения PTAB любого требования, которое затрагивает высший орган PTAB о признании патента недействительным; во-вторых, если да, то ограничение § 18 на патенты CBM является таким пределом. [22]

Суд заявил, что в § 324 (е) говорится, что «[t] определение [PTAB] учредить ли рассмотрение после выдачи гранта в соответствии с настоящим разделом является окончательным и не подлежит обжалованию ", нет что окончательное решение о признании недействительным патента, который USPTO сочло патентом CBM, не может быть рассмотрено в отношении того, действительно ли патент был патентом CBM и, следовательно, находится в пределах полномочий USPTO согласно § 18. Это два отдельных действия USPTO: " Различные действия агентства не становятся одинаковыми только потому, что агентство решает определенные вопросы на обоих этапах процесса ". Поэтому ответ на первый вопрос был да.

Что касается второго вопроса, суд постановил, что следует пересмотреть окончательное решение относительно того, является ли патент 350 патентом CBM:

Это не только противоречило бы формулировке § 324 (e), если бы оно читалось как запрещающее проверку того, превысило ли PTAB установленные законом ограничения на свои полномочия по признанию недействительными. Это также противоречило бы нашей давней традиции судебного надзора за действиями правительства, которые изменяют законные права пострадавшего лица, отличительным признаком различия между (обычно подлежащим пересмотру) окончательным действием агентства и (обычно не подлежащим пересмотру) действием агентства, которое просто инициирует процесс рассмотреть такую ​​переделку. . . . Агентство не может окончательно определять пределы своих законных полномочий. Это судебная функция.[23]

Патент '350 - это патент CBM?

Что означает CBM?

Закон определяет «защищенный патент на бизнес-метод» как: патент, который заявляет о способе или соответствующем устройстве для выполнения обработки данных или других операций, используемых в практике, администрировании или управлении финансовым продуктом или услугой.[24] В дополнение к этой утвердительной формулировке Конгресс также предусмотрел конкретное исключение в том же подразделе: «термин [защищенный патент на бизнес-метод] не включает патенты на технологические изобретения». Федеральный округ прокомментировал: «К сожалению, Конгресс тогда не дал определение« технологическое изобретение », а вместо этого поручил ВПТЗ США« издать правила для определения того, является ли патент на технологическое изобретение ».[25] ВПТЗ США своим постановлением обнародовало то, что суд ВПТЗ США провозгласил «версией определения« технологического изобретения »» в 37 C.F.R. § 42.301 (b). В этом постановлении говорится:

Технологическое изобретение. При определении того, предназначен ли патент на технологическое изобретение исключительно для целей Переходной программы для покрываемых бизнес-методов (раздел 42.301 (a)), в каждом конкретном случае будет рассматриваться следующее: является ли заявленный объект целое перечисляет технологическую особенность, которая является новой и неочевидной по сравнению с предшествующим уровнем техники; и решает техническую проблему с помощью технического решения.[26]

Установленное законом определение «защищенного патента на бизнес-метод», содержащееся в § 18 (d) (1), основано на том, направлено ли заявленное изобретение на «финансовые продукты или услуги». Законодательство указывает, что определение следует толковать в широком смысле, чтобы «охватывать патенты, заявляющие о деятельности, которая является финансовой по своему характеру, связана с финансовой деятельностью или дополняет финансовую деятельность». Когда он обнародовал свои правила, ВПТЗ США заявило:

Предложение разъяснить, что термин «финансовый продукт или услуга» ограничивается продуктами или услугами отрасли финансовых услуг, не принимается. Такое узкое толкование термина ограничит сферу определения патентов на защищенные бизнес-методы, выходящие за рамки целей раздела 18 (d) (1) ЗСИ. . . . Термин «финансовый» - это прилагательное, которое означает просто отношение к денежным вопросам.[27]

В этом случае PTAB пришел к выводу, что "350 патентных заявлений Versata, методов и продуктов для определения цены и что эти требования, которые дополняют финансовую деятельность и относятся к денежным вопросам, считаются финансовыми продуктами и услугами в соответствии с § 18 (d ) (1) ". Версата утверждал, что Конгресс не зря использовал фразу «финансовый продукт или услуга» и что простое значение текста устава ограничивает юрисдикцию PTAB продуктами или услугами финансового сектора, то есть банками, брокерскими конторами, холдинговыми компаниями, страхованием. , и аналогичные учреждения, специализирующиеся на финансах. ВПТЗ США утверждало, что интерпретация PTAB слова «финансовые» как «относящиеся к денежным вопросам» согласуется со словарным определением в Словарь английского языка Random House- «имеющий отношение к денежным вопросам или относящийся к ним», и он «легко охватывает патент '350, который прямо заявляет« метод определения цены продукта »в пункте 17 формулы изобретения». Федеральный округ заявил, что согласен с ВПТЗ США, что «определение« патента на защищенный метод ведения бизнеса »не ограничивается продуктами и услугами только финансовой отрасли или патентами, принадлежащими или непосредственно влияющими на деятельность финансовых учреждений, таких как банки и брокерские конторы ".[28]

При таком понимании термина Федеральный округ сказал:

подкрепляется объемом всей программы § 18 и общей озабоченностью, в том числе в залах Конгресса, в отношении судебного злоупотребления патентами на бизнес-методы. Эти опасения заставили Конгресс прежде всего создать специальную программу для этих патентов.[29]

Что такое технологическое изобретение?

В разделе 18 (d) говорится, что термин «защищенный патент на бизнес-метод» не включает патенты на «технологические изобретения». Это требует, чтобы суд сначала определил, что подразумевается под этим термином, а затем правильно ли PTAB определил, что этот патент не является таким изобретением. Конгресс не определил этот термин, но оставил это на усмотрение ВПТЗ США. В 37 C.F.R. § 42.301 (b) ВПТЗ США опубликовало свое определение. Согласно регламенту, «технологическое изобретение» - это изобретение, в котором «заявленный объект в целом представляет технологическую особенность, которая является новой и неочевидной по сравнению с предшествующим уровнем техники; и решает техническую проблему с использованием технического решения». В постановлении указано, что эти критерии будут рассматриваться «в индивидуальном порядке». Федеральный округ прокомментировал, что «это определение примечательно как тем, что в нем не говорится, так и тем, что в нем говорится». В любом случае, как заявил суд, «мы остаемся с определением« технологического изобретения »как имеющего по существу« технологическую »особенность, которая решает« техническую »проблему с помощью« технического »решения». Соответственно, суд постановил, что «ни положение закона о ВПТЗ США, ни роль ведомства не предлагают ничего очень полезного для понимания значения термина« технологическое изобретение »».[30]

Федеральный округ согласился с USPTO, что пункт 17 не претендует на технологическое изобретение. В нем говорилось, что «даже если изобретение требует использования компьютера, иск не является технологическим изобретением», поскольку, как постановил Верховный суд в Алиса против банка CLS, «наличие компьютера общего назначения для облегчения операций, не связанных с изобретением, не меняет фундаментального характера изобретения». PTAB рассматривал изобретение, обозначенное п.17 формулы изобретения, «в основном как метод определения цены», которая может быть достигнута «в компьютерной системе любого типа или в среде программирования или обработки», и, соответственно, «без специального, нетрадиционного программного обеспечения, компьютерного оборудования, требуются инструменты или возможности обработки ". Суд согласился с PTAB, что «это не техническое решение, а больше похоже на создание схем организационного управления». Таким образом, суд подтвердил вывод PTAB о том, что «патент Versata '350 является патентом на защищенный бизнес-метод и не подпадает под исключение для технологических изобретений, что бы это исключение ни означало в противном случае».[31]

Требования к строительным стандартам

Последним предварительным вопросом было то, какой стандарт следует использовать для интерпретации заявлений. PTAB использовал стандарт «самой широкой разумной интерпретации (BRI)», который «обычно используется в действиях офиса USPTO». Versata оспаривала это и выступала за более узкую интерпретацию языка претензий. Суд согласился с USPTO, заявив, что Федеральный округ уже решил этот вопрос в Куоццо дело.[32] Суд удовлетворил исковые требования ПТАБ.[33]

Определение недействительности

PTAB постановил, что пункты 17 и 26-29 патента '350 не подлежат патенту согласно 35 USC. § 101, потому что это были абстрактные идеи.

Может ли USPTO аннулировать патент CBM в соответствии с § 101

Versata оспаривала полномочия ВПТЗ США признавать недействительными патенты CBM в соответствии с § 101. Она утверждала, что AIA ограничивает признание недействительности вопросами известного уровня техники и очевидности согласно 35 USC. §§ 102-103; AIA допускает признание недействительным «условия патентоспособности», но неприемлемость патента в соответствии с § 101 включает вопросы, которые патентный закон не классифицирует как условие патентоспособности.[34] ВПТЗ США, однако, утверждало, что история законодательства прояснила, что «сама цель специального процесса CBM состояла в том, чтобы позволить ВПТЗ США пересмотреть действительность выдающейся категории патентов на методы ведения бизнеса». Суд согласился с USPTO: «Для того чтобы прийти к выводу, что § 101 не является основанием для проверки патентов, потребуется гипертехническая приверженность к форме, а не понимание сути».[35]

Заявлен ли патент на абстрактную идею?

PTAB определил, что «каждое из оспариваемых требований включает использование абстрактной идеи: определение цены с использованием иерархии организации и группы продуктов, которые сродни организационным диаграммам менеджмента». Согласно PTAB, концепция Versata об организационных иерархиях для продуктов и клиентов является абстрактной, потому что это не более чем определение цены, по сути, метод расчета. PTAB также определил, что претензии не добавляли значимых ограничений помимо абстрактной идеи. Перечисление универсального компьютерного оборудования общего назначения в формуле изобретения представляет собой обычное, хорошо понятное обычное оборудование, которое не может сузить формулу изобретения до абстрактной идеи. Дополнительно заявленные этапы сохранения, извлечения, сортировки, удаления и получения были «хорошо известными, стандартными и стандартными этапами».[36]

Федеральный округ рассмотрел двухэтапный анализ Верховного суда Алиса против банка CLS и свои собственные решения о приемлемости патентов на программное обеспечение, которые он резюмировал следующим образом:

В Content Extraction & Transmission LLC против Wells Fargo Bank, National Ass'n,[37] мы обнаружили, что утверждения, направленные на абстрактную идею сбора данных из бумажных документов, распознавания определенной информации в собранных данных и сохранения этой информации в памяти, были неприемлемыми. Это было правдой, несмотря на то, что отмечалось, что, если бы претензии были истолкованы наиболее благоприятно для истцов, претензии потребовали бы технологии сканирования и обработки.

В Ультракоммерческий,[38] мы обнаружили, что претензии, направленные на абстрактную идею использования рекламы в качестве обмена или валюты, были неприемлемыми, даже если претензии были привязаны к компьютеру общего назначения и ссылались на Интернет.

В buySAFE, Inc. против Google, Inc.,[39] мы обнаружили, что претензии, направленные на абстрактную идею создания договорных отношений - гарантии выполнения транзакции - были неприемлемыми, несмотря на упоминание о компьютере, который получал и отправлял информацию по сети.

В Bancorp Services, L.L.C. против Sun Life Assurance Co. [40] мы обнаружили, что заявка на метод с широкой формулировкой и заявка, содержащая машиночитаемый носитель для выполнения заявки на метод, были неприемлемы. Мы пришли к выводу, что претензии касались метода проверки действительности транзакций по кредитным картам через Интернет, и шаги этого метода могли выполняться в человеческом сознании или человеком с помощью ручки и бумаги.

Эти случаи можно сравнить со случаями, в которых мы обнаружили патенты, направленные на патентоспособный объект. Например, в DDR Holdings, LLC против Hotels.com, L.P.,[41] мы обнаружили, что требования, содержащие решение, которое обязательно было основано на компьютерных технологиях для преодоления проблемы, конкретно возникающей в области компьютерных сетей, были приемлемыми. Мы провели различие между рассматриваемыми патентными притязаниями и патентно-неприемлемыми притязаниями в прошлом, в которых просто излагались обычные бизнес-методы, направленные на обработку бизнес-информации, применение известных бизнес-процессов в определенных технологических средах.[42]

Применяя этот анализ, Федеральный округ согласился с анализом PTAB спорных требований. Он обнаружил, что пункты 17 и 26–29 патента '350 направлены на абстрактную идею определения цены с использованием иерархии организационных и товарных групп таким же образом, как и в Алиса были направлены на абстрактную идею опосредованного урегулирования, а претензии в Бильски были направлены на абстрактную идею хеджирования рисков. «Более конкретно», - сказал суд:

[C] laim 17 направлен на способ определения цены. Пункт 27 направлен на реализуемый компьютером способ определения цены, а пункты 26 и 28 относятся к машиночитаемому носителю данных, содержащему компьютерные инструкции для реализации способов по пунктам 17 и 28 формулы изобретения. Пункт 29 направлен на устройство для определения цена, которая включает в себя инструкции компьютерной программы, способные выполнять те же этапы метода, которые изложены в пункте 27. Использование иерархии организаций и групп продуктов для определения цены является абстрактной идеей, не имеющей конкретной конкретной или материальной формы или применения. Это строительный блок, базовая концептуальная основа для организации информации, подобная утверждениям, связанным со сбором, распознаванием и хранением данных в Извлечение контента и претензии в CyberSource.[43]

Суд также согласился с PTAB, что «после рассмотрения ограничений каждого иска в отдельности и в виде упорядоченной комбинации ни один из пунктов формулы не имеет достаточных дополнительных ограничений для преобразования характера любого иска в патентоспособное приложение абстрактной идеи. " Все компьютерные операции были «чисто стандартными». Все ограничения во всех пунктах формулы «являются хорошо понятными, рутинными, традиционными действиями, ранее известными в отрасли». И отдельные элементы формулы изобретения, «если рассматривать их как упорядоченную комбинацию… не добавляют ничего, чего не было бы, если шаги рассматривались по отдельности». Обращаясь к предыдущим решениям Федерального округа, суд заявил, что они «сочли аналогичные иски неприемлемыми, несмотря на упоминание компьютера общего назначения или Интернета», и это также верно в отношении аналогичных исков, которые Верховный суд счел «неприемлемыми, несмотря на чтение универсального компьютера в Алиса, Flook, и Бенсон. Более того, претензии не были достаточно похожи на претензии в Diehr и DDR Holdings иметь право на получение патента, потому что они «не улучшают какой-либо существующий технологический процесс или не решают какую-либо технологическую проблему в традиционной отраслевой практике», и они «не связаны с компьютерными технологиями для решения проблемы, конкретно возникающей в каком-либо аспекте компьютерных технологий».[44]

Versata утверждала, что ее изобретение дает желаемые преимущества: «меньшее количество программных таблиц и поисков, что приводит к повышению производительности компьютера и простоте обслуживания». Однако суд отказался рассматривать льготы, поскольку «эти предполагаемые льготы не упоминаются в рассматриваемых исках». Суд заявил, что иски не были направлены на повышение производительности компьютеров; скорее, они были направлены на расчет цен, и для этого они просто использовали компьютер.[45]

Versata утверждала, что она удовлетворяет критерию «машина или трансформация», который, как отметил суд, может быть полезным ключом к определению правомочности требований метода. Но претензии Versata, как заявил суд, не удовлетворяют критерию «машина или трансформация»:

Однако рассматриваемые претензии не превращают компьютер общего назначения в конкретный компьютер. Шаги в формуле Versata (например, упорядочивание, хранение, извлечение, сортировка, удаление, определение) являются стандартными, стандартными и хорошо известными. Они включают в себя обычные, основные функции компьютера. Чтобы добавление машины наложило значимое ограничение на объем притязаний, она должна играть значительную роль в разрешении выполнения заявленного метода, а не функционировать исключительно как очевидный механизм, позволяющий достичь решения. быстрее, т. е. за счет использования компьютера для выполнения расчетов. Заявления Versata не соответствуют этому критерию и вместо этого функционируют исключительно как механизм, позволяющий более оперативно определять цену.[46]

Версата утверждал, что PTAB должен был рассмотреть коммерческий успех изобретения, но не сделал этого. Но коммерческий успех, ответил суд, не «обязательно указывает на то, что претензии были предъявлены к патентоспособному объекту».[47]

Суд пришел к выводу, что решение ПТАБ следует подтвердить:

[T] он PTAB правильно применил критерий Верховного суда в деле Алисы и Мэйо. Versata не находит убедительных оснований для того, чтобы помешать решению PTAB, которое было полностью подтверждено предыдущими записями. Анализ раздела 101, примененный PTAB, не был юридически ошибочным при Мэйо и Алисе. И его основополагающие факты и определения достоверности подтверждаются существенными доказательствами в протоколе.[48]

Частичное несогласие

Судья Хьюз согласился с решением, поддержав признание патента PTAB недействительным. Однако он не согласился с той частью мнения большинства, которая считала подлежащим пересмотру в ходе рассмотрения окончательного постановления первоначальное решение ВПТЗ США о возбуждении процедуры МД. По его мнению, это «недопустимо расширяет юрисдикцию этого суда и наш обзор, чтобы усомниться в первоначальном решении Совета о том, что рассматриваемый патент является« патентом на закрытый метод ведения бизнеса »».[49] Он утверждал, что решение о введении в действие, в отличие от окончательного приказа, не подлежит пересмотру как на промежуточной основе во время возбуждения производства по МД, так и в ходе рассмотрения окончательного постановления PTAB.

Судья Хьюз утверждал, что формулировка закона была ясна без проверки:

Простой язык § 324 (e) недвусмысленно запрещает судебный пересмотр - в любое время - решения Совета о введении пересмотра после выдачи патента. Раздел 324 (e) гласит: «Решение Директора о том, следует ли инициировать проверку после выдачи гранта в соответствии с настоящим разделом, является окончательным и не подлежит обжалованию».[50]

Он также утверждал, что было бессмысленно или контрпродуктивно «позволять этому суду пересматривать решения Совета по апелляции на основании окончательного письменного решения». Он представляет себе «дерево решений» для различных результатов, таких как (i) федеральный округ, решивший, что PTAB был правильным, и в этом случае его приказ подтверждается (за или против недействительности), но за счет другого уровня дорогостоящих судебных разбирательств для достигнуть результата, что PTAB правильно решила возбудить дело, теперь завершенное; и (ii) Федеральный округ, решивший, что PTAB был неправ, и в этом случае вопрос возвращается в окружной суд для повторения решения о действительности на этом форуме, даже если PTAB правильно решил вопрос о действительности и «даже если этот суд agrees with the Board's ultimate validity determination," at still further litigation costs and "squandering" of institutional resources. This "will create the kind of 'unnecessary and counterproductive litigation costs' that Congress intended these [CBM] proceedings to avoid," and it thus defeats congressional intent.[51]

Последующие события

District court appeal

The Federal Circuit consolidated Versata's appeal from the district court judgment, dismissing Versata's suit against the USPTO to set aside the PTAB's decision to institute CBM review, with the appeal from the PTAB decision, discussed above. The two appeal cases were argued together, but the Federal Circuit issued its order in the district court appeal a few days later. Versata Development Group, Inc. v. Lee.[52]

The Federal Circuit held that the dismissal "was correct as a matter of law," because the statute clearly bars appeal of the USPTO's decision to institute a CBM proceeding was correct as a matter of law.[53]

Certiorari petition

Versata filed a certiorari petition that raises four questions stemming from the USPTO's covered business method (CBM) review of its "hierarchical pricing engine" patents:

  1. Whether the phrase "covered business method patent"—and "financial product or service"—encompasses any patent claim that is "incidental to" or "complementary to a financial activity and relates to monetary matters."
  2. Whether the Federal Circuit's standard for identifying patents falling within the "technological inventions" exception departs from statutory text by looking to whether the patent is valid, as opposed to whether it is "technological."
  3. Whether a software-related invention that improves the performance of computer operations is patent eligible subject matter.
  4. Whether, as this Court will decide in Cuozzo Speed ​​Technologies, LLC против Ли,. . . the Patent Trial and Appeal Board should give claim terms their broadest reasonable construction in post-grant adjudicatory proceedings, or should instead give them their best construction.[54]

Commentary on Federal Circuit ruling

An antique cash register
A trifold wallet
A modern gasoline pump

One commentator took issue with the definitions of "financial product" and "technological" that the PTAB used and the court sustained. He asserted that under the definition of "financial product" that the court accepted—"pertaining or relating to money matters"—a 19th century cash register or even a wallet would be financial products. Even a modern gasoline pump is a financial product because it determines the transaction price in real time as the user pumps the gas, and it also conducts a financial transaction with the user's financial card. He concludes: "Moreover, once it's determined that these are financial products eligible for CBM review, it takes only a few steps to find such inventions patent ineligible. As for the price determination and the payment, "A gas station attendant used to do that by mental steps."

This commentator also objected to the Federal Circuit's "brusque treatment of Versata's argument that its invention improved the performance of the computer system" by saying "these supposed benefits are not recited in the claims." He asserted:

If my inventive nutcracker cracks nuts ten times faster than the prior art, I don't claim 'wherein said nut-cracking machine cracks nuts at least ten times faster than the cited references,' or other hortatory statement. ...{If} I did claim this benefit, then someone can copy the structure, but just adjust the machine so it operates a bit more slowly.[55]

Professor Crouch commented that the affirmance of the PTAB decision to institute a CBM proceeding, while at the same time asserting a judicial power to review the determination to institute, was "in petit Марбери против Мэдисона style." That is, as in that case, the decision of the court here on reviewability was immune to further review by any party: the USPTO and SAP won on the merits and therefore could not appeal at all; Versata had appealed the preliminary point, was successful, and therefore could not appeal reviewability either.[56]

A law firm blog commented on Versata that its result was consistent with congressional intent:

Since its introduction, CBM filings have been devastating to business method patents; this is exactly what Congress intended. When Congress created this special class of challenge it was to specifically defeat patents believed to be invalid under 101, but too cost prohibitive to defeat in district court. This decision will go a long way in maintaining the current momentum.[57]

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.

  1. ^ Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc., 793 F.3d 1306 (Кормили. Cir. 2015).
  2. ^ Method and apparatus for pricing products in multi-level product and organizational groups (issued Apr. 22, 2003).
  3. ^ Паб. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).
  4. ^ Dennis Crouch, Versata v. SAP: Federal Circuit Claims Broad Review of CBM Decisions, Patently-O (July 9, 2015) ("an important decision stemming from the first Covered Business Method (CBM) Review Proceeding").
  5. ^ '350 patent, col. 3, lines 9-32.
  6. ^ '350 patent, col. 3, lines 50-65.
  7. ^ '350 patent, col. 3, lines 59-65,
  8. ^ '350 patent, col. 3, lines 16-23.
  9. ^ '350 patent, col. 4, lines 4-15.
  10. ^ '350 patent, col. 4, lines 11-14.
  11. ^ Section 18 of the AIA is not codified in 35 U.S.C. It is found in 125 Stat. 329–31.
  12. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *3-*4.
  13. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *8.
  14. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * 8-*9.
  15. ^ The original damages award was for $345 million. When in 2013 the Federal Circuit affirmed the jury damages verdict, interest had accumulated to increase the amount to $381 million. In October 2014, the parties settled the case on undisclosed financial terms. 1clicknews[постоянная мертвая ссылка ], U.S. court invalidates Versata patent in $391 million case (10 июля 2015 г.).
  16. ^ Versata Software, Inc. v. SAP America, Inc., 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2013).
  17. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * 11.
  18. ^ Versata Dev. Corp. v. Rea, 959 F. Supp. 2d 912, 915 (E.D. Va. 2013).
  19. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *
  20. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  21. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  22. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  23. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  24. ^ AIA § 18(d)(1).
  25. ^ AIA § 18(d)(2).
  26. ^ See 2015 U.S. App. LEXIS 11802, at *
  27. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at 40-41.
  28. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *42-44.
  29. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *44.
  30. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * ."
  31. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *48-49.
  32. ^ In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 2015 U.S. App. LEXIS 11714.
  33. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *51-52.
  34. ^ Section 101 is listed under the heading of "inventions patentable."
  35. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *57.
  36. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *58-&60.
  37. ^ 776 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2014)
  38. ^ Ultramercial, Inc. v. Hulu, Inc., 657 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2013).
  39. ^ 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014)
  40. ^ 687 F.3d 1266 (Fed. Cir. 2012). we found ineligible claims directed to the abstract idea of managing a stable value life insurance policy.И в CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc. , 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011)
  41. ^ 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).
  42. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at 64-65.
  43. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at *.
  44. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  45. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  46. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * (internal quotation marks and citations omitted).
  47. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  48. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  49. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  50. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  51. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11802, at * .
  52. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11994 (Fed. Cir. July 13, 2015.
  53. ^ Приложение для США, 2015 г. LEXIS 11994, at 4.
  54. ^ Петиция.
  55. ^ Robert R. Sachs, Versata: What's "Technological" and the Federal Circuit's New Rule Against Improvements, Bilski Blog (15 июля 2015 г.).
  56. ^ Dennis Crouch, Versata v. SAP in Patently-O (July 9, 2015).
  57. ^ CBM Patent Need Not be Directed to Financial Sector (10 июля 2015 г.).

внешняя ссылка