Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc. - Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc. - Wikipedia

Стэнфорд против Роше
Печать Верховного суда США
Аргументирован 28 февраля 2011 г.
Решено 6 июня 2011 г.
Полное название делаПопечительский совет Университета Лиланда Стэнфордского университета, Петиционер против Roche Molecular Systems, Inc. и др.
Номер досье09-1159
Цитаты563 НАС. 776 (более )
131 S. Ct. 2188; 180 Вел. 2d 1; 2011 США ЛЕКСИС 4183; 79 U.S.L.W. 4407; 98 U.S.P.Q.2d (BNA ) 1761; 68 A.L.R. Кормили. 2d 617; 22 Fla. L. Weekly Fed. S 1069
История болезни
Прежний487 F. Supp. 2d 1099 (N.D. Cal. 2007); 563 F. Supp. 2d 1016 (N.D. Cal. 2008); частично подтверждено, частично освобождено, 583 F.3d 832 (Кормили. Cir. 2009); сертификат. предоставляется, 562 НАС. 1001 (2010).
Членство в суде
Главный судья
Джон Робертс
Ассоциированные судьи
Антонин Скалиа  · Энтони Кеннеди
Кларенс Томас  · Рут Бадер Гинзбург
Стивен Брейер  · Самуэль Алито
Соня Сотомайор  · Елена Каган
Мнения по делу
БольшинствоРобертс, к которому присоединились Скалия, Кеннеди, Томас, Алито, Сотомайор, Каган
СовпадениеСотомайор
НесогласиеБрейер, к которому присоединился Гинзбург
Применяемые законы
Закон Бэя – Доула, 35 U.S.C.  §§ 200 –212

Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc., 563 U.S. 776 (2011), была Верховный суд США Дело, в котором Суд постановил, что право собственности на запатентованное изобретение принадлежит первому изобретателю, даже если изобретатель является исследователем в лаборатории, финансируемой из федерального бюджета, в соответствии с законодательством 1980 г. Закон Бэя – Доула.[1] Судьи подтвердили общее понимание конституционного права США, согласно которому изобретатели изначально владеют изобретениями, которые они делают, и договорные обязательства по передаче этих прав третьим лицам являются вторичными.[2]

Фон

Чтобы разобраться в этом случае, необходимо краткое описание спора и общих представлений о праве собственности на изобретения.

Спор

Дело возникло в результате спора о патентах на диагностические тесты на ВИЧ-инфекцию (патенты США № 5,968,730,[3] 6,503,705,[4] и 7,129,041[5]), первоначально принадлежащей Стэнфордскому университету, и диагностические тесты на ВИЧ, продаваемые компанией Roche.[6] Когда Стэнфорд подал в суд на компанию Roche за нарушение патентов в 2005 году, компания Roche ответила в ответ, заявив, что она совместно владеет патентами, в связи с соглашением, которое член Стэнфордского факультета, доктор Марк Холодный, подписал в конце 1980-х годов, когда проводил исследования в Cetus, биотехнологическая компания, которая изобрела ПЦР и это было позже приобретено Рош.

Когда Холодный поступил на факультет Стэнфорда незадолго до своего визита в Цетус, он, как и весь научный персонал компаний и исследовательских институтов, подписал соглашение, в котором соглашался, что его работодатель будет владеть любыми изобретениями, которые он сделал. В соглашении Стэнфорда, в частности, говорилось, что он «согласен [d] передать» Стэнфорду свои «права, титул и интерес в отношении» изобретений, полученных в результате его работы в университете ».[6]:2

Стэнфордская лаборатория, в которой работал Холодный, работала над улучшением тестов на ВИЧ и хотела опробовать новый метод ПЦР, поэтому руководитель Холодного устроил его поработать в Cetus, чтобы изучить эту технику. В соответствии со стандартной деловой практикой Cetus заставил Холодного подписать соглашение о конфиденциальности, прежде чем пустить его в свои помещения. В конкретном соглашении, которое подписал Холодный, говорилось, что Холодный «переуступает и настоящим передает» Цетусу свои «права, титул и интерес в отношении каждой из идей, изобретений и улучшений», сделанных «в результате [его] доступа» Китаю.[6]:2

После завершения обучения в Cetus Холодный вернулся в Стэнфорд, где вместе с другими сотрудниками Стэнфорда протестировал методику измерения ВИЧ. В течение следующих нескольких лет Стэнфорд получил письменные передачи прав от сотрудников Стэнфорда, включая Холодного, и подал несколько патентных заявок, связанных с этой процедурой. Стэнфорд получил три патента на процесс измерения ВИЧ. Некоторые исследования Стэнфорда, связанные с методикой измерения ВИЧ, финансировались Национальными институтами здравоохранения (NIH), тем самым подпадая под действие Закона Бейя-Доула. Соответственно, Стэнфорд раскрыл изобретение правительству, предоставил правительству неисключительную, непередаваемую, оплаченную лицензию на использование запатентованной процедуры и официально уведомил NIH о том, что он решил сохранить за собой право собственности на изобретение.

Право собственности на изобретения

Конституция США предоставляет изобретателям право собственности на изобретения, которые они делают в соответствии с Статья об авторских правах который наделяет Конгресс полномочиями «содействовать прогрессу науки и полезных искусств, обеспечивая на ограниченное время авторам и изобретателям исключительное право на их соответствующие сочинения и открытия». Однако для работающих изобретателей возникают сложности.[7] В отсутствие письменного соглашения по общему праву сотрудник будет владеть изобретением, которое он или она делает, если только сотрудник не был нанят специально для изобретения и не предоставил средства и руководство для создания изобретения.[8] Однако компании и университеты, нанимающие ученых для проведения исследований, обязывают своих сотрудников подписывать контракты, в которых изобретения закрепляются за работодателем, и эти контракты регулируются как федеральным, так и государственным законодательством.[8][9]

Когда сам работодатель заключает договор с третьими сторонами, эти договоры могут также создавать обязательства в отношении интеллектуальной собственности, изобретенной работниками. Передача изобретений от контрактной исследовательской организации (CRO) спонсору является особенно распространенной в исследованиях по контракту с оплатой за услуги.[10] Следовательно, изобретатель мог либо сначала назначить свое изобретение CRO, который, в свою очередь, назначить его спонсору, либо, для простоты, сотрудник CRO мог назначить непосредственно спонсору. До принятия закона Бейя-Доула в 1980 году гранты на исследования и контракты, выдаваемые правительством США, часто обязывали учреждения и компании-получатели передавать изобретения правительству США, а ученые, как правило, напрямую передавали изобретения правительству США.[11] Закон Бейя-Доула изменил это; конкретный язык устава: «Каждая некоммерческая организация или малый бизнес (который получает федеральный грант) может ... принять решение о сохранении права собственности на любое предметное изобретение»[12] а также: «Если подрядчик не решает сохранить за собой право собственности на предметное изобретение в случаях, подпадающих под действие настоящего раздела, федеральное агентство может рассмотреть и после консультации с подрядчиком удовлетворить запросы изобретателя об удержании прав в соответствии с положениями настоящего раздела. Закон и постановления, обнародованные в соответствии с настоящим документом ".[13] Именно на этом языке Стэнфорд будет опираться в своем споре с «Рош».

Дело районного суда

В 2005 году Попечительский совет Стэнфордского университета им. Леланда подал иск против компании Roche Molecular Systems, Inc., утверждая, что наборы для обнаружения ВИЧ нарушают три патента. Компания «Рош» утверждала, что она приобрела права на патенты при покупке Cetus, и выдвигала теорию собственности в трех формах: (i) как встречный иск в декларативном судебном решении; (ii) в качестве положительной защиты; и (iii) как вызов Стэнфорду подавать в суд за нарушение. Окружной суд постановил, что встречный иск «Рош» о праве собственности на патенты был запрещен калифорнийскими законами об исковой давности.

Стэнфорд также утверждал, что у него было «право второго отказа» на патенты при условии права первого отказа правительства в соответствии с 35 USC. § 202 (d) Закона Бей-Доула, как описано выше. Окружной суд согласился со Стэнфордским, постановив, что Холодный может сохранить право собственности только на свои изобретения, «если подрядчик не решит сохранить за собой право собственности на предметное изобретение».

Однако районный суд также постановил, что патентные требования были недействительны из-за очевидности.

Обе стороны подали апелляции.[14]

Дело Федерального округа

Федеральный округ согласился с окружным судом в том, что встречный иск Рош о праве собственности был запрещен законом об исковой давности в Калифорнии, но постановил, что утвердительная защита права собственности не была запрещена и что «вопросы о праве собственности могут быть подняты в любое время и не исключаются или подпадают под действие срока давности ". Затем суд постановил, что Cetus (и, следовательно, Roche) фактически приобрела права на три патента в связи с соглашением, которое Холодный подписал с Cetus.[14]

Ссылаясь на два предыдущих дела Федерального округа, суд постановил, что формулировка «согласиться уступить» в соглашении, которое Стэнфорд поставил на подпись Холодного, была просто обещанием передать Стэнфорду права на изобретение в какой-то неопределенный момент в будущем. Кроме того, когда Холодный подписал контракт, в Стэнфордском административном руководстве по «Изобретениям, патентам и лицензированию» говорилось, что: «В отличие от промышленности и многих других университетов, политика Стэнфорда в отношении прав на изобретения позволяет, если это возможно, все права оставаться за изобретателем». Что касается контракта Cetus, Федеральный округ истолковал формулировку контракта «настоящим назначать» как «текущую уступку будущих изобретений Холодного компании Cetus», тем самым давая Cetus немедленные права на будущие изобретения Холодного. К тому времени, когда Холодный выполнил задание Стэнфорду три года спустя в отношении патентных заявок, поданных Стэнфордом, его права уже перешли к Cetus, и последующая уступка была недействительна. Суд установил, что сам Стэнфорд получил конструктивное уведомление прав собственности Cetus, по крайней мере, благодаря найму Холодного в Стэнфорд - другими словами, знание Холодным соглашения Cetus было вменено его работодателю. Суд также установил, что Стэнфорд получил аналогичное конструктивное уведомление от руководителя Холодного, который направил Холодного работать с Cetus и подписал собственные соглашения, по которым Cetus были переданы права интеллектуальной собственности. Хотя Стэнфорд утверждал, что Холодный подписал соглашение с Cetus исключительно от своего имени, а не от имени Стэнфорда, суд счел, что этот аргумент не соответствует сути. По мнению Суда, соглашение с Cetus указывает на то, что Холодный действовал как независимый подрядчик в отношении Cetus, а не в отношении Стэнфорда, и что «Холодный [отозвал] свои индивидуальные права как изобретателя, а не Стэнфордского».[15]

Что касается претензий Стэнфорда по поводу Закона Бей-Доула, федеральный округ отменил решение окружного суда, постановив, что этот закон не отменяет ранее действовавшую передачу прав. В результате Стэнфорд имел право только на те права, которые остались после того, как правительство отказалось исполнить его опцион.

По мнению суда, Стэнфорд, следовательно, не имел права предъявлять иск компании Roche, окружной суд не обладал юрисдикцией в отношении иска Стэнфорда о нарушении прав, и окружной суд не должен был рассматривать вопрос о действительности патентов. Соответственно, суд отменил решение районного суда о недействительности и вернул дело к прекращению дела в связи с неподкупностью.

Стэнфорд подал апелляцию в Верховный суд на основании своего аргумента о том, что Bayh-Dole имеет приоритет над нормальным правом собственности на изобретения.[16]

Дело Верховного суда

В ноябре 2010 года Верховный суд согласился рассмотреть дело.[16] Решение по делу было вынесено 6 июня 2011 года. Решение было «в значительной степени спорным», поскольку большинство во главе с председателем Верховного суда Робертсом постановило, что патентные права США всегда (с 1790 года) изначально принадлежали «изобретателю», а не конкретная формулировка Закона Бей-Доула ничего не делает для изменения исходной установки.[17]

Последствия

Влияние на патентное законодательство было незначительным: "Предоставление Верховным судом certiorari по этому делу стало неожиданностью для многих поверенных по интеллектуальной собственности, которые не верили, что Закон Бей-Доула изменил многовековое положение о том, что изобретатели в конечном итоге имеют права на свои патенты. В результате решение Верховного суда, безусловно, убедило изобретателей, а также всех тех, кто занимается юридической практикой, связанной с изобретениями, в том, что их давнее убеждение в том, что права собственности на изобретения принадлежат, в первую очередь, изобретателям ".[2]

По мере развития дела стало ясно, что проблемы возникли из-за того, что Стэнфорд «не смог договориться о жестком соглашении о назначении со своими исследователями и учеными», и, кроме того, простое решение состояло бы в том, чтобы существующие сотрудники университета согласились на новый, более четкий и немедленно вступить в силу соглашения о назначении и попросить всех новых сотрудников подписать такие соглашения.[17] Так поступили университеты, включая Массачусетский технологический институт и Стэнфорд.[18]

Рекомендации

  1. ^ Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc., 563 НАС. 776 (2011). Всеобщее достояние Эта статья включает материалы, являющиеся общественным достоянием из этого правительственного документа США.
  2. ^ а б Баер М.Ф. и др. 9 Стэнфорд против Роша: подтверждение основного принципа патентного права, согласно которому изобретатели в конечном итоге имеют права на свои изобретения les Nouvelles, март 2012: 19–23.
  3. ^ 5 968 730 долларов США
  4. ^ 6 503 705 долларов США
  5. ^ 7,129,041 долл. США
  6. ^ а б c Попечительский совет Leland Stanford Junior Univ. против Roche Molecular Systems, Inc., 131 S.Ct. 2188 (2011)
  7. ^ Скотт Томпсон для Houston Chronicle. Какова цель статьи об изобретениях в трудовом договоре?
  8. ^ а б Эрик С. Фрейбрун, эсквайр Права на изобретения: работодатели против сотрудников
  9. ^ Паркер А. Хауэлл (2012) В любом случае, чье это изобретение? Соглашения сотрудника о переуступке изобретений и их пределы Вашингтонский журнал права, технологий и искусства 8 (2): 79-106
  10. ^ Майкл Маккой (2008) Жизнь после большой фармацевтики Новости химии и машиностроения 86 (49): 38-41
  11. ^ Эшли Стивенс (2004) Закон Байха-Доула В архиве 2012-05-26 в Wayback Machine Журнал трансфера технологий 29: 93–99
  12. ^ 35 U.S.C.  § 202 (а)
  13. ^ 35 U.S.C.  § 202 (г)
  14. ^ а б Джордж Р. Макгуайр 28 октября 2009 г. Интеллектуальная собственность: Bd. Тр. Леланда Стэнфордского Младшего Университета. V. Roche Molecular Sys., Inc. В архиве 2016-03-05 в Wayback Machine
  15. ^ Шон А. О'Доннелл, 30 сентября 2009 г. Истец не мог предъявить иск в связи с нарушением патентных прав, когда изобретатель действительным образом передал свое право собственности третьему лицу, прежде чем использовать его на практике В архиве 2016-03-04 в Wayback Machine
  16. ^ а б Деннис Крауч для Patently-O. 1 ноября 2010 г. Верховный суд рассматривает спор о праве собственности на патент Бейх-Доула: Стэнфорд против Рош
  17. ^ а б Деннис Крауч для Patently-O. 6 июня 2011 г. Верховный суд: изобретатели могут сохранить права даже на изобретения, финансируемые из федерального бюджета
  18. ^ Ана Лайонс для журнала Tech. 30 апреля 201 г. MIT просит суд высшей инстанции пересмотреть патентное дело - на кону миллиарды долларов лицензирования

дальнейшее чтение

  • Фрейзер, Джон (2010). «Трансфер академических технологий: отслеживание, измерение и усиление воздействия». Промышленность и высшее образование. 24 (5): 311–317. Дои:10.5367 / ihe.2010.0001.
  • Хагелин, Тед (2011). "Непредвиденные последствия Стэнфорд против Роше". Стипендия юридического факультета. Документ 73.
  • О'Коннор, Шон М. (2011). "Последствия Стэнфорд против Роше: Какой закон переуступки правил? ». Журнал интеллектуальной собственности. 24 (1). SSRN  1950804.
  • Паркер Треземер, Передовой опыт разработки соглашений о передаче технологий университетам после Filmtec, Stanford v. Roche и патентной реформы, U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y (2012).

внешняя ссылка